ПУБЛИКАЦИИ

Опубликовано: 10.07.2012

Охрана интеллектуальной собственности на зарубежных рынках:
практические рекомендации

Рачковский Валентин Владимирович,
патентный поверенный Республики Беларусь

Управление интеллектуальной собственностью (ИС) включается в экспортную стратегию субъекта хозяйствования, по меньшей мере, по трем основаниям:

• поставками продукции не должны нарушаться права ИС, принадлежащие на территории экспорта третьим лицам; 
• субъекту хозяйствования целесообразно защитить свои права ИС на экспортном рынке от возможных нарушений и злоупотреблений;
• на основе лицензирования и других форм коммерциализации ИС выстраивается подконтрольный правообладателю алгоритм отношений с контрагентами.

Нарушение прав ИС способно привести к осложнению или срыву поставок продукции на экспортный рынок. Лицо, чьи права ИС нарушены (конкурент), вправе, обратившись в таможенные органы, приостановить выпуск товаров, предполагаемых контрафактными. Особые пограничные меры защиты предусмотрены Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 1994 года (ст. 51 – 60) и применяются как в странах-членах Всемирной торговой организации, так и многих других государствах. Нарушитель привлекается к административной либо уголовной, а также к гражданско-правовой ответственности. В случае доказанности факта нарушения прав ИС правообладатель в соответствии с законодательством страны, в которой оно выявлено, может требовать передача ему контрафактного товара, его уничтожения, наложения штрафа в размере стоимости товара и др.

На практике даже добросовестный участник экономической деятельности не застрахован от нарушения чужих прав: коммерческое обозначение, дизайн, технология производства продукции, добросовестно используемые экспортером на своем родном рынке, могут случайным образом совпасть с обозначением, дизайном, технологией, также добросовестно используемыми участником экспортного рынка. При возникновении спора преимущество по умолчанию будет у того, за кем закреплены права ИС на данной конкретной территории. Для того чтобы предупредить риск нарушения прав третьих лиц, при планировании поставки продукции на зарубежный рынок проводится исследование с целью выявления используемых в ней объектов ИС (товарных знаков, промышленных образцов, изобретений и др.), права на которые охраняются на предполагаемой территории экспорта и, следовательно, могут быть нарушены указанной поставкой. Если у субъекта хозяйствования отсутствует патентовед или иной специалист, компетентный в проведении исследования патентной чистоты продукции, информационных поисков, для этих целей приглашаются патентные поверенные или заказываются услуги ведомства ИС.

Выявление объектов ИС, права на которые нарушаются планируемой поставкой продукции, далеко не во всех случаях означает необходимость отказа от этой поставки, но предполагает урегулирование отношений по поводу спорных прав. Стандартных вариантов урегулирования конфликта интересов несколько:

1. Субъект хозяйствования может приобрести лицензию на использование объекта ИС у его законного владельца или выкупить права на данный объект. Очевидный плюс такого решения в его оперативности, ведь потребуется только согласовать условия лицензионного договора или договора уступки, а в некоторых государствах зарегистрировать сделку (передачу прав). Заключение договора уступки более предпочтительно, поскольку таким образом субъект хозяйствования получает уже действующие в данном конкретном государстве регистрацию товарного знака, патент на промышленный образец, изобретение и др. Минус в случае заключения лицензионного договора в том, что субъект хозяйствования будет вынужден производить лицензионные отчисления владельцу исключительного права (патента, свидетельства), в дальнейшем будет связан ограничительными условиями лицензии (по количеству, качеству товара, сроку или другим параметрам) и в целом зависим от титульного правообладателя. Следует учитывать, что владелец объекта ИС может быть в принципе не заинтересован в выдаче лицензии или уступке прав на товарный знак либо запросить неприемлемую для субъекта хозяйствования цену лицензии (уступки). А для таких объектов, как географические указания, возможность получения лицензии и уступки прав в принципе не предусмотрена. Поэтому белорусскому производителю, например, коньяка и шампанского придется позаботиться об их переименовании перед поставками продукции на экспортный рынок, на котором данные видовые по белорусскому праву обозначения признаются географическими указаниями, происходящими от названия французских провинций Cognac и Champagne.
    
2. Субъект хозяйствования может оспорить регистрацию объекта ИС, принадлежащую другому лицу. Законодательства предусматривают, например, возможность прекращения (отмены) действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования (в течение пяти, трех лет или иного установленного срока), на основании совпадения с известным в данном государстве фирменным наименованием и т.д. Специфичное, но не редкое основание для прекращения действия регистрации товарного знака – установление в действиях, связанных с регистрацией, признаков недобросовестной конкуренции. Патенты, как правило, оспариваются по несоответствию запатентованного объекта установленным критериям патентоспособности. Для этого, в частности, достаточно доказать существование где-либо в мире аналогичного (в идеале – тождественного) решения, ставшего известным еще до даты приоритета оспариваемого патента. Плюс оспаривания регистрации в том, что она позволяет добиться устранения препятствия для поставки продукции на зарубежный рынок через прекращение спорных прав, а минус – в том, что процедуры по прекращению действия регистрации могут иметь затяжной характер, поскольку далеко не всегда ограничиваются решением одной инстанции. Они также влекут сопутствующие расходы – оплату услуг патентного поверенного, судебных издержек, проведения социологических исследований и т.д.
    
3. Субъект хозяйствования может адаптировать продукцию к правовым характеристикам экспортного рынка, изменив используемый товарный знак, дизайн и др. Преимущество такого решения в том, что субъект хозяйствования избегает необходимости проведения переговоров с владельцем объекта ИС, права на который могут быть нарушены, и судебных перспектив. Но изменение известного потребителю товарного знака на новое обозначение может иметь негативный маркетинговый эффект и потребовать дополнительных расходов на продвижение продукции, в частности на рекламу. Разработка нового дизайна и замена реализованных в продукции технических решений их аналогами не только связаны с дополнительными производственными затратами, но и отразятся на технологичности товара.

Обеспечение охраны прав ИС на зарубежных рынках, прежде всего, предполагает учет различий в правовом регулировании процедур регистрации соответствующих объектов. Наряду с национальными регистрациями объектов ИС на территории конкретного государства могут действовать международные (например, регистрация товарного знака по процедуре Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. и Протокола к этому Соглашению от 27 июня 1989 г.) и региональные регистрации (например, евразийский или европейский патент, товарный знак Европейского союза), если данное государство является участником соответствующих международных и региональных соглашений. То есть регулирование регистрации прав ИС обеспечивается сочетанием норм национального права и международных соглашений. Выбор между национальной и международной (региональной) процедурами делает сам субъект хозяйствования. Международная при необходимости обеспечения охраны прав на соответствующий объект одновременно в нескольких государствах предполагается более экономичными и удобными.

Так, международные заявки на товарные знаки по Мадридской системе подаются в национальный патентный орган, который проверяет их и пересылает в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (расположено в Женеве (Швейцария) и осуществляет управление Маддридской системой). Это существенно упрощает оформление охраны на товарные знаки белорусских субъектов за пределами Беларуси: нет необходимости контактировать с зарубежными ведомствами, привлекать зарубежных патентных поверенных, проходить специфические национальные процедуры и т.д. Итогом процедуры является получение международной регистрации товарного знака, которая по своей юридической силе эквивалентна регистрациям, произведенным непосредственно ведомством той или иной страны. Существенно, что все стадии международной процедуры строго регламентированы по срокам, а пошлины по странам в своей основной массе унифицированы. Мадридская система, таким образом, весьма прозрачна и выгодна. К примеру, получение международной регистрации словесного товарного знака сразу в 10 странах с использованием Мадридской системы обойдется по действующим сегодня ставкам патентных пошлин в сумму менее 2000 долларов США, в 50 странах – менее 6000 долларов США. Несложно представить себе степень экономии в сравнении с перспективой обращения в каждое из соответствующих национальных ведомств по отдельности.

Важно также учитывать, что регистрация объекта ИС может производиться под ответственность заявителя (без проведения проверки заявленного объекта на соответствие критериям охраноспособности) либо может предусматривать такую проверку. Например, выдача патента на изобретение, как правило, предполагает проведение патентной экспертизы, тогда как патент на полезную модель выдается преимущественно без проведения экспертизы технического решения по существу. Процедуры могут не предусматривать экспертизу заявленного обозначения на предмет тождества или сходства с уже зарегистрированными товарными знаками, а ограничиваться предоставлением для заинтересованных лиц периода времени на подачу возражений (оппозиций) против регистрации.

Если в определенном государстве процедуры предоставления охраны объекту ИС не включают его проверку на соответствие всем либо отдельным установленным законодательством критериям охраноспособности, то субъекту хозяйствования, производящему его регистрацию, необходимо самостоятельно получить подтверждение такого соответствия (заказать у компетентного лица исследование и получить его заключение). Это предупредит возникновение споров об охраноспособности, гарантирует от издержек, связанных с прекращением правовой охраны объекта ИС, и, как следствие, позволит субъекту хозяйствования более уверенно планировать коммерческую деятельность.

В отношении объектов авторского права и смежных прав общим правилом является отсутствие требований об их регистрации для удостоверения принадлежности исключительного права конкретному субъекту. Но регистрация (депонирование) данных объектов (всех или отдельных видов) на добровольной основе является довольно распространенным явлением (осуществляется в Беларуси, России, США и др. странах) и повышает эффективность противодействия нарушениям прав правообладателя.

Выстраивание отношений с контрагентами актуализирует вопросы исчерпания прав на объекты ИС и организации контроля оборота продукции на основе лицензирования указанных прав. По общему правилу товар, в котором использован объект ИС, может реализовываться (распространяться) только с согласия правообладателя соответствующего объекта. Введение товара в гражданский оборот самим правообладателем или с его согласия снимает (исчерпывает) данное правовое ограничение. Всего известны три модели исчерпания прав: международное, региональное и национальное исчерпание прав. Какая именно из указанных моделей применяется для всех объектов ИС или для отдельных их видов, устанавливается национальным законодательством либо условиями международных соглашений, а в отдельных странах определяется лишь судебной практикой.

Международное исчерпание прав не так широко распространено, как национальное, применяется в Гонконге, Сингапуре, Японии, некоторых других государствах. Наиболее распространено национальное исчерпание прав – оно позволяет правообладателю объекта ИС контролировать каждое перемещение товара, содержащего данный объект, через таможенную границу. Так, в Беларуси в отношении поступающих извне товаров по общему правилу действует принцип национального исчерпания прав на объекты ИС. Исключение из этого правила (региональное исчерпание прав) предусматривается для товарных знаков Соглашением о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности 2010 года, согласно которому не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории Таможенного союза Беларуси, Казахстана, России непосредственно правообладателем или другими лицами с его согласия. Региональное исчерпание в целом свойственно интеграционным образованиям, действующим на принципах единого экономического и таможенного пространства, таким как, например, Европейский союз.
Региональная модель исчерпания прав в Таможенном союзе Беларуси, Казахстана, России привносит новые аспекты в требования к территориальной охране товарного знака. Регистрация товарного знака только лишь на территории Беларуси уже не гарантирует его владельца от возникновения конфликтных ситуаций на общем рынке трех государств, в каждом из которых действует собственная система охраны знаков. Выработка единого механизма регистрации товарных знаков в масштабе всего Таможенного союза – вопрос ближайшего будущего. Пока единственным превентивным средством от возможного столкновения интересов различных владельцев прав на одни и те же знаки является дополнение белорусской регистрации товарных знаков аналогичной (или международной) регистрацией на территории России и Казахстана.

Наличие регистрации прав на товарный знак, патентов открывает возможность использования системы их лицензирования для развития и контроля товаропроводящей сети. Ее суть заключается в определении на основе заключения лицензионного договора субъектов, которые будут иметь эксклюзивное право поставлять на рынок определенного государства продукцию, маркированную зарегистрированным товарным знаков и (или) содержащую запатентованные решения.

Выделяют, в частности, исключительную лицензию, по которой правами использования объекта наделяется только один субъект, и неисключительную (простую) лицензию, по которой правами использования товарного знака (патента) может быть наделено неограниченное число субъектов. Возможен и вариант наделения субъекта товаропроводящей сети исключительным полномочием (по исключительной лицензии) на самостоятельную выдачу простых сублицензий третьим лицам, что позволяет охватывать системой лицензирования сложные, многоуровневые товаропроводящие сети. Наиболее продвинутой формой лицензирования является выдача франшиз (заключение договора франчайзинга), ориентированная на создание организованной по унифицированным стандартам фирменной сети пунктов продаж, выноса на внешние рынки всего цикла либо отдельных этапов производства продукции, фирменного сервиса.

Преимуществом использования для регулирования товаропроводящей сети системы лицензирования исключительных прав перед системой, например, агентских и подобных отношений, является возможность применения к субъектам, не являющимся авторизованными участниками товаропроводящей сети, или к контрагентам-нарушителям предусмотренных законодательством об интеллектуальной собственности мер защиты и ответственности. Особые меры защиты предусмотрены Соглашением ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 1994 года и применяются как в странах-членах Всемирной торговой организации, так и многих других государствах. Производитель (владелец товарного знака, патента) вправе, например, обратившись в таможенные органы, приостановить выпуск товаров, предполагаемых контрафактными. Нарушитель привлекается к административной либо уголовной, а также к гражданско-правовой ответственности. В случае доказанности факта нарушения прав ИС правообладатель в соответствии с законодательством страны, в которой оно выявлено, может требовать передача ему контрафактного товара, его уничтожения, наложения штрафа в размере стоимости товара и др.

Лицензирование прав ИС позволяет не только регулировать через манипулирование видами и условиями лицензий круг уполномоченных на распространение продукции контрагентов, но и получать лицензионные отчисления от продаж товара, проводить согласованную ценовую политику.

С учетом изложенного на основе регистрации прав на товарный знак (патентования) и использования системы их лицензирования выстраивается подконтрольный производителю продукции алгоритм отношений с субъектами товаропроводящей сети.

Заключение договоров с зарубежными субъектами в отношении прав ИС также имеет свою специфику: национальные законодательства устанавливают отличающиеся от государства к государству требования к договорам, которыми опосредуется гражданский оборот объектов ИС, включая требования к их форме, регистрации в уполномоченном органе, нередко различным образом определяют совокупность закрепляемых за правообладателем объекта ИС имущественных прав и даже содержание базовых терминов и понятий. В сфере интеллектуальной собственности отсутствуют документы, аналогичные ИНКОТЕРМС, поэтому в договоры целесообразно включать развернутое изложение ожидаемых правовых последствий, а также разъяснение основных терминов (понятий, определений), применяемых сторонами. Так, в отношении лицензионного договора целесообразно не только определить (например, в названии) тип лицензии как исключительной или простой (неисключительной), но и прямо указать, какие права возникают у лицензиата, а какие остаются у лицензиара. В части применяемых терминов особенно важно разъяснить, какое содержание стороны вкладывают в название передаваемого имущественного права на объект ИС (формы, способа использования объекта ИС). Для примера, право на распространение (в своем прямом значении) не включает право на импорт (самостоятельное право) и может осуществляться только в отношении уже ввезенных в конкретную страну или произведенных в данной стране товаров. Однако если товар в данной стране не производится и никем правомерно не импортируется, то фактически право на распространение невозможно будет реализовать без нарушения прав правообладателя. Предупредить возникновение коллизии можно только через детальное определение соответствующих терминов – непосредственно в тексте договора либо через ссылку на акт законодательства или международного соглашения, которые содержат удовлетворяющее интересы сторон разъяснение.