ПУБЛИКАЦИИ

Опубликовано: 26.09.2012

Товарный знак - конфликты и взаимодействие прав

Рачковский Валентин Владимирович,
патентный поверенный Республики Беларусь

Товарный знак (ТЗ) - первый, основной, но далеко не единственный интеллектуальный актив компании. Чтобы понять, в какой части этот актив надежно защищен, а в какой требует дополнительных мер по охране, а также является ли он подходящим инструментом для индивидуализации данных конкретных наименований продукции, важно правильно позиционировать права на него в системе объектов интеллектуальной собственности (ИС). Иначе субъект хозяйствования будет находиться в состоянии правовой неопределенности либо столкнется с конфликтом прав на ТЗ с правами на другие объекты ИС: фирменным наименованием, произведением (авторские права), географическим указанием.

Товарный знак и фирменное наименование

Фирменное наименование (ФН) имеет каждая коммерческая организация. Оно регистрируется в Государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и в силу этого подлежит охране как объект ИС. Иностранные фирменные наименования защищены в РБ международными договорами. В частности, Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, участницей которой является и Беларусь.

Формально ФН и ТЗ - два юридически независимых объекта ИС. Один отвечает за индивидуализацию участника гражданского оборота товаров и услуг, другой - за индивидуализацию самих товаров и услуг. Но, в конечном итоге, оба присутствуют на упаковке товара, бланках, рекламной продукции, используются в имени домена и т.д. И если эти объекты принадлежат разным лицам, работающим на одном сегменте товарного рынка, то они конкурируют между собой за право первенства.

Законодательство конфликт владельцев ФН и ТЗ разрешает однозначно: право на существование в определенном сегменте производства товаров или оказания услуг получает объект с более ранним приоритетом. Если старше права на ФН, то его владелец может оспорить в апелляционной инстанции патентного органа или суде действие регистрации ТЗ и добиться признания ее недействительной как воспроизводящей полностью или частично охраняемое на территории Беларуси ФН. И наоборот, если права у владельца ТЗ зарегистрированы раньше, то он может запретить его использование на товарах и при оказании услуг, для которых зарегистрировано обозначение. В этом случае конкурент будет вынужден сменить либо ФН, либо сферу деятельности на ту, которая не пересекается с выпуском товаров или оказанием услуг, в отношении которых ТЗ был зарегистрирован раньше, чем ФН.

Однако, для решения этого спора потребуются и средства, и время. Поэтому лучшее, что можно сделать – это предупредить возникновение конфликта, зарегистрировав свое ФН в качестве ТЗ. Как правило, имеет смысл регистрировать в качестве знака не все ФН целиком (включая и формально-обязательную часть), а лишь специальное наименование, которое несет основную нагрузку по индивидуализации юридического лица. Во многих случаях оно также является и основным обозначением, под которым выпускается продукция конкретного субъекта, т.е. фактически выполняет функцию ТЗ.

Авторские права

Поскольку по закону ТЗ не относится к числу результатов интеллектуальной деятельности, то у него нет автора. Однако это еще говорит о том, что регистрация ТЗ не может нарушить чьи-либо авторские права. Так, закон РБ от 5 февраля 1993 г. № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» в действующей редакции (далее - Закон о товарных знаках) запрещает регистрацию ТЗ, тождественных названиям известных белорусских произведений науки, литературы или искусства, персонажей или цитат из таких произведений, произведений искусства или его фрагментов, без согласия на то правообладателя (при условии, что право на соответствующее произведение возникло ранее даты приоритета регистрируемого знака). В случае несоблюдения этого требования владелец авторских прав (автор, наследник автора, иной правообладатель) может оспорить регистрацию ТЗ нарушителя, потребовав признать ее недействительной и сверх того взыскать компенсацию за нарушение авторских прав.

Поэтому если компания, к примеру, вдруг захочет использовать для продвижения своей продукции обозначения «Незнайка», «Чебурашка» или украсить этикетку товара фрагментом картины Марка Шагала, то ей нужно предварительно получить согласие от обладателя авторских прав на использование конкретного произведения. Т.к. закон не конкретизирует форму, в которой должно быть получено это согласие, приемлемым вариантом может быть письмо, в котором четко прописано, что правообладатель дает разрешение на регистрацию такого-то обозначения в качестве ТЗ на имя конкретного лица. Однако, для надежности, сторонам лучше все же заключить лицензионный (авторский) договор и урегулировать в нем все финансовые обязательства.

На практике многие субъекты хозяйствования часто сталкиваются с ситуацией, когда невнимательное отношение к авторским правам приводит к серьезным конфликтам. Прецедент может возникнуть, когда компания заказывает разработку ТЗ сторонним дизайнерам, нейминговым компаниям, копирайтерам и иным аналогичным структурам. Суть проблемы заключается в негативной практике оформлять отношения с разработчиками ТЗ договорами подряда или их аналогами. Заказчики ошибочно полагают, что раз они оплатили разработку знака, то по умолчанию получили и все права на него.

На самом деле итогом исполнения договора подряда становится факт передачи клиенту результатов работы - изображений знаков на определенных носителях, брендбуков и т.д. При этом переход авторских прав к заказчику зачастую нигде документально не оговаривается, в чем и заключается грубая ошибка. Т.к. во-первых, по Гражданскому кодексу РБ исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности могут переходить к заказчику по договору, но переданными считаются только те права, которые прямо указаны в конкретном договоре. Во-вторых, исключительные права независимы от материального объекта, в котором выражен объект ИС. Значит, передача такого материального объекта сама по себе еще не подтверждает факт перехода исключительного права к заказчику. И, соответственно, передача результатов работ по договору подряда трактуется только, как передача материального объекта (экземпляра произведения), а не самого произведения как объекта ИС. В результате заказчик не имеет права использовать произведение, в том числе тиражировать изображение знака, размещать его на рекламных материалах, в сети Интернет и т.д. без согласия разработчика - правообладателя.

В связи с этим, участились случаи, когда дизайнеры предъявляют претензии к бывшим заказчикам по факту нарушения их авторских прав на разработанные ими по заказу обозначения, если те заявлены на регистрацию в качестве ТЗ без согласия со стороны дизайнера-правообладателя и за них не выплачен дополнительный гонорар. Конечно, статус разработанного дизайнером изображения ТЗ как произведения искусства  или сам договор на создание ТЗ (в части толкования момента перехода прав) можно оспорить. Но это лишь породит конфликт с неочевидной судебной перспективой.

В данной ситуации гораздо эффективнее предусмотреть в договоре на создание (разработку) ТЗ (в том числе и в договорах подряда, если их конструкция импонирует сторонам) условия о распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности. Т.о., как минимум, в договор нужно включить норму, по которой исключительное право на объекты авторского права (в том числе непосредственно изображения ТЗ), которые будут созданы исполнителем работ по договору, будет принадлежать заказчику и перейдет к нему от исполнителя в момент создания объекта (либо в другой момент: подписания акта сдачи-приемки и т.п.).

Географические указания       

В системе средств индивидуализации географическому указанию (ГУ) отводится роль достоверно информировать потребителя о месте происхождения товара. ГУ представляет собой общее (родовое) понятие для двух видов объектов:

- наименования места происхождения товара (НМПТ) - названия страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, используемого для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для этого географического объекта природными условиями или иными факторами либо сочетанием природных условий и этих факторов;

- указания происхождения товара (УПТ) - обозначения, прямо или косвенно определяющего место действительного происхождения или изготовления товара: это может быть, как название самого географического объекта, так и слово или изображение, устойчиво ассоциирующиеся с ним (например, изображение Эйфелевой башни дает ссылку на Францию).

Исключительное право на НМПТ удостоверяется свидетельством и может быть предоставлено любому лицу, находящемуся в том же регионе и производящему товар с теми же свойствами. То есть эксклюзивный характер использования наименования ограничен кругом лиц, а не отдельным правообладателем. Закон о товарных знаках допускает включение зарегистрированных НМПТ или обозначений, сходных с ними до степени смешения в ТЗ в качестве неохраняемого элемента и только тем лицом, которое располагает свидетельством. Использовать такой знак можно только для тех товаров, на которые зарегистрировано НМПТ. Запретить кому-либо им пользоваться на основании того, что оно включено в ТЗ, а равно применить специальные меры по защите знака, чтобы помешать использовать включенному в него НМПТ будет невозможно, поскольку это неохраняемый элемент.

Правовая охрана УПТ (например, «Слуцкий хлеб», «Сделано в Беларуси», «Белорусские товары», изображение ассоциируемого с определенной местностью архитектурного сооружения и др.) осуществляется без регистрации. Последнее может включаться в ТЗ (в том числе находиться в составе элементов  этикетки) как неохраняемый элемент. Но, при этом, надо понимать, что другие производители аналогичного товара в той местности, к которой относится географическое указание, тоже могут использовать его при продвижении своей продукции. Тем не менее, охрана ТЗ может распространяться на оригинальное графическое исполнение знака, новое цветовое, композиционное решение этикетки (упаковки), которое будет отличать продукцию данного производителя от аналогов конкурентов, работающих в границах того же географического объекта.

При попытке включить словесное обозначение или изображение, которые могут быть расценены как географическое указание, в регистрируемый знак, в том числе зарегистрировать название местности или производное от него обозначение в качестве ТЗ производитель может столкнуться с рядом проблем в процессе его экспертизы.

Если географическое указание является одним из элементов знака (причем, не доминирующим), то он может быть зарегистрирован. Однако если адрес заявителя (потенциального владельца знака) не соответствует географическому указанию, то в регистрации может быть отказано на том основании, что знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно места изготовления, промаркированной им продукции.

Если же ТЗ представляет собой только название местности (в обычном шрифтовом исполнении), то в его регистрации заявителю тоже может быть отказано, даже если это название будет соответствовать адресу производителя: знак будет истолкован как указание на место изготовления товара, т.е. как описательный знак, охрана которому не предоставляется.

На практике возникают ситуации, когда сложно однозначно разграничить ТЗ и географическое указание. Например, ТЗ «Полесье» (для соли) в одних странах был зарегистрирован по международной процедуре (рег. № 1019291), а в других получил отказ, поскольку эксперты ряда зарубежных ведомств расценили его как указание на место происхождения товара.

Из актуальной практики потенциального конфликта ТЗ и географического указания можно привести ситуацию с инициативой Национального союза производителей молока (Союзмолоко) получить исключительные права на использование наименований сыров "Российский", "Костромской" и "Пошехонский" на территории Российской Федерации посредством подачи соответствующих заявок на товарные знаки в Роспатент. В случае успеха инициативы белорусские производители сыров не смогут поставлять продукцию под данными товарными знаками в Россию.

Именовать, например, белорусские сыры российскими, на первый взгляд, странно. Но так сложилось, что обозначения «Российский», «Костромской» и «Пошехонский» в области сыроделия имеют давнюю историю, используются многими предприятиями постсоветского пространства, и, конечно, известны потребителям вне привязки к сырам сугубо российского происхождения, из Костромы или Пошехонья. Выражаясь профессиональным языком, они сегодня уже не выполняют ни функцию географических указаний – достоверно информировать о месте производства маркированных ими товаров, ни даже функцию товарных знаков – индивидуализировать товары различных производителей, а с большей степенью очевидности используются как вошедшие во всеобщее употребление наименования продукции определенного вида, рода, качества.

Перспективы регистрации указанных слов в качестве товарных знаков сомнительны. В силу требований российского (и не только российского) законодательства подобные слова включаются в товарные знаки только в качестве неохраняемых элементов. То есть в рассматриваемой ситуации попытка регистрации товарных знаков, может восприниматься скорее как тактический шаг и, строго говоря, не является подходящим юридическим инструментом, который следовало бы использовать для блокирования поставок на российский рынок наименований сыров «Российский», «Костромской» и «Пошехонский», произведенных, например, в Беларуси.

Тем не менее, намерение российских субъектов отстоять чистоту российских географических указаний и исключить из сферы их использования производителей, не имеющих отношения к Российской Федерации или конкретному географическому объекту, заслуживает внимания и является сигналом производителям из других государств о том, что они могут столкнуться с соответствующими проблемами на российском рынке.

В качестве общей рекомендации при индивидуализации продукции нашим производителям можно посоветовать воздержаться от использования названий географических объектов в качестве ТЗ (в первую очередь это касается названий, не соответствующих реальному месту производства товара). А при намерении маркировать продукцию обозначением, которое может быть воспринято как географическое указание, объективно оценить правовые риски, включая перспективы отказа в регистрации ТЗ и вероятность возникновения конфликтов с конкурентами из определенного региона.